涉外定牌加工中的商标侵权问题

赵晨    天津大学文法学院

摘要：近年来涉外定牌加工贸易引起的商标侵权纠纷屡见不鲜，不少中小企业因为侵犯商标专用权而遭受巨额赔偿以致于破产的事情一再发生。本文在介绍定牌加工内涵的基础上，对其所产生的商标侵权问题进行了探讨，并提出了我国应有的对策。

关键词：涉外定牌加工；商标侵权；对策

   定牌加工（英文简称OEM）是我国对外贸易的一种重要方式,在我国习惯上称之为“贴牌”,是指企业通过接受合同委托的方式，按照委托方的要求为其生产产品并直接标注委托方的商标,所生产的产品全部由委托方包销的生产方式。近年来,OEM已成为我国经济增长的一大亮点,然而其中的矛盾也逐渐显现，已有多家国内企业因接受定牌加工的产品上贴附的商标与国内商标权人在相同或类似商品上注册的商标相同或近似，而被指控商标侵权，此类商标侵权纠纷已引起人们的普遍关注。

一、涉外定牌加工中商标侵权的探讨——以佛山弘信公司被判侵权案为例

目前我国主要是依据《商标法》第52条以及《商标实施条例》的有关规定来认定是否构成侵权。司法实践来看，此类纠纷中的加工方大多数被认定为侵权，例如广东省首例涉外定牌加工商标侵权案件——佛山弘信公司被判侵权案。2004年10月，阿拉伯联合酋长国史丹利贸易有限公司委托佛山弘信公司生产商标为“HENKEL”的卤钨灯。同年12月，佛山弘信公司向广州海关履行卤钨灯合同的报关手续时被认定侵权，理由是“HENKEL”标识涉嫌侵犯深圳某实业有限公司已经在同类产品注册的商标专用权。

对于佛山某公司的行为是否构成侵权，有两种不同观点。一种认为，佛山弘信公司未经商标权人深圳某实业公司许可，，在其享有知识产权的地域内生产、出口同类产品，违反了《商标法》与《知识产权海关保护条例》，构成侵权，应承担法律责任。另一种认为，此种情形属于定牌加工的法律责任问题，应考虑相关因素，不能以偏概全。我认为涉外定牌加工的产品不宜认定为侵权，理由有以下几方面：

（一）关于商标的“使用”

我国《商标法》规定的商标侵权情形为“未经商标注册人许可，在同一种商品或者类似商品上使用与注册商标相同或者相似的商标的”。至于何谓“使用”，商标法未予以明确界定。我认为只有将商品投入有潜在消费者的市场才能称作是真正商标法意义上的使用。涉外定牌加工的产品经中国海关报关出口,很显然其并不准备在中国市场销售,它所对应的是委托方享有商标权的国外市场。在本案例中，弘信公司作为受托方，表面上是中国制造，但这批产品和中国市场毫无关系，只是一种间接的劳务输出。因此，对定牌加工方而言，并不是真正商标法意义上的商标使用行为。

（二）关于公众的误认与混淆

商标作为商品与特定生产者之间的纽带其基本功能在于区分商品来源，从而使消费者能够将这些产品同来自其他厂商的产品区别开来，而不至发生混淆误认。涉外定牌加工的产品所要面对的是国外而非国内市场的消费者,产品上标注的商标未在国内市场上出现,不可能造成国内消费者的混淆和误认,也不会使国内消费者的利益受到任何损害。

三、我国应有的对策

（一）指导定牌加工企业创立自主品牌

我国虽然是第二大加工制造强国，但“中国制造”始终不是企业发展的长久之路，过分依赖国外市场，一旦发生经济危机，加工企业的抗御能力是十分薄弱的。所以政府应该对国际定牌加工中商标使用进行行政指导，加强国际定牌加工中商标使用行为的日常监管，积极引导企业树立自己的品牌，加强质量管理和广告宣传，提高企业自主经营能力，在借助定牌加工发展的同时，通过品牌经营逐步壮大企业，从而增强核心竞争力。

（二）修改《知识产权海关保护条例》的相关规定

涉外定牌加工中商标侵权纠纷频发，与目前我国的海关知识产权保护监管措施有直接关系。根据我国《知识产权海关保护条例》规定，中国海关对出口的货物承担与进口货物相同的强制性的知识产权保护义务。而TRIPS协议中并没有要求其成员国在知识产权保护中对出口货物采取与进口货物相同的“禁令”措施。也就是说，我国现行《知识产权海关保护条例》在对加工贸易的知识产权保护方面所采用的标准比TRIPS协议更为严格。TRIPS协议只要求对有知识产权问题的进口货物，成员国海关有权进行扣留，但并没有要求对有知识产权问题的出口货物进行扣留。

这种规定在世界极为少见，美国的《知识产权海关保护条例》中也没有规定对出口货物的盘查扣留，东南亚国家、韩国、日本等国也没有类似的做法。因此，建议修改该条例，与TRIPS协议一致，采取较为灵活的处理方式，例如加工方如果能够提供委托方为合法商标权人的权利证明书，且经审查在委托方所在国或者第三方销售国不构成商标侵权的，海关就不应当扣留货物。这样既可以防止仿冒假冒名牌侵权产品流入国际市场，也可以保护我国涉外定牌工企业的利益。

（三）加工企业应加强对定牌加工合同的管理

缺乏合同意识是我国定牌加工企业的一个突出问题，很多企业从事定牌加工业务时不签订合同，而仅凭一份简单的订单，有的企业虽然签订了合同，但是并未明确双方商标使用责任。定牌企业在开展定牌加工业务时要签订较详细的定牌加工合同，签订定牌加工合同。其目的一方面是为了规范彼此的权利与义务关系，另一方面是为了通过定牌加工合同避免最终承担侵权责任。因此，不管是从标准到质量，还是从付款到交货，检测到验收，都应当有十分严格、完整的约定。总之，定牌加工企业应做好维权的事前防护，将可能发生的风险降至最低。

参考文献：

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